许可使用协议能否证明商标进行了使用？

在商标撤销案件中，许可使用协议能否证明涉案商标进行了使用？近日，围绕着第6797026号“ROLLYGO”商标（下称诉争商标）展开的一起商标权撤销复审行政纠纷案件，北京市高级人民法院在判决中对上述问题给出了答案。

北京市高级人民法院认为，在撤销复审行政诉讼中，许可使用协议可以作为商标使用的证据，但不能作为单独的定案依据，浙江省宁波金茂进出口有限公司（下称金茂公司）提交的商标使用许可授权书、购销合同、发票、银行回执等可以形成一条完整的证据链，证明其在服装等商品上使用了诉争商标。

据了解，诉争商标由金茂公司于2008年6月23日提出注册申请，2010年8月14日获准注册，核定使用在服装、衬衣、外套、鞋、帽、袜、围巾等第25类商品上。

2015年8月14日，智利科莫桑朵拉商贸有限公司（下称科莫公司）以金茂公司于2012年8月14日至2015年8月13日期间（下称指定期间）连续3年不使用诉争商标为由，向商标局提出撤销诉争商标注册的申请。

为了证明诉争商标在指定期间进行了使用，金茂公司向商标局提交了经公证的“ROLLYGO”商标产品照片、金茂公司从慈溪文达制衣厂购买“ROLLYGO”化纤制针织POLO衫的购销合同、金茂公司授权慈溪文达制衣厂与宁波市江东新河欧格服装店使用诉争商标的注册商标使用许可授权书及发票与银行转账回执、金茂公司向宁波市江东新河欧格服装店出售“ROLLYGO”化纤制针织POLO衫的购销合同等证据材料。

经审查，商标局认为金茂公司提交的商标使用证据有效，据此驳回科莫公司的撤销申请，对诉争商标不予撤销。科莫公司不服，继而向原商标评审委员会（下称原商评委）提出复审申请。

2017年1月20日，原商评委作出撤销复审决定认为，金茂公司提交的在案证据已形成一条完整的证据链，可以证明其于指定期间内在服装商品上使用了诉争商标。鉴于诉争商标核定使用的衬衣、针织服装、外套、睡衣裤、婴儿全套衣商品（下统称复审商品）与服装商品属于类似商品，诉争商标在服装商品上的使用行为视为诉争商标在复审商品上的使用行为。金茂公司提交的证据未显示诉争商标在鞋、帽、袜、手套服装、围巾、皮带（服饰用）商品（下统称诉争商品）上进行了宣传使用。综上，原商评委决定对诉争商标在服装及复审商品上予以维持，在诉争商品上予以撤销。

科莫公司不服原商评委所作复审决定，随后向法院提起行政诉讼。

北京知识产权法院经审理认为，金茂公司提交的证据可以形成一条完整的证据链，证明其于指定期间在服装商品上对诉争商标进行了真实有效的商业使用，而服装与复审商品属于类似商品，诉争商标在服装商品上的使用可以视为在复审商品上的使用，据此一审判决驳回科莫公司的诉讼请求。科莫公司不服一审判决，继而向北京市高级人民法院提起上诉，但被法院判决驳回上诉。（王国浩）

行家点评

赵虎 北京市中闻律师事务所 合伙人：该案争议的焦点在于许可使用协议能否作为商标使用的证据以及能否证明商标进行了使用。我国商标法规定了注册商标连续3年不使用撤销（下称撤三）制度，即注册商标没有正当理由连续3年不使用的，任何单位或者个人可以申请撤销该注册商标。

商标的作用在于区分商品来源，商标的使用就是用于识别商品来源的行为，而识别商品来源的主体是相关公众。在判断是否构成商标使用时，关键在于判断特定的使用方式是否让相关公众能够识别商品来源，而判断这一问题的前提是相关公众在核定注册的商品或者服务上接触到了涉案商标。

商标使用分为商标注册人的使用和授权他人的使用，无论哪种使用都属于商标的使用。根据我国商标法规定，非商标注册人使用商标一般应该经过商标注册人的授权，双方签订授权文件。在撤三案件中，许可使用协议可以作为商标使用的证据，用以证明商标注册人有使用商标的主观意图。但是，如果没有其他证据作为辅助和补充，仅凭商标许可使用协议不能证明商标进行了使用。因为商标许可协议发生在许可人和被许可人之间，商标没有随商品进入市场，相关公众还没有接触到，涉案商标自然也不会起到识别商品来源的作用，因此不属于我国商标法意义上的使用。

通过该案可以看出，许可使用协议虽然可以作为商标使用的证据，但是其不能单独证明商标的使用，商标权利人可以通过提交“商标许可使用协议+被许可人的销售证据（如发票、货运单等）”等来形成完整的证据链，用以证明对商标进行了使用。